Der u.a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, daß ein Versandhandelsunternehmen, das für eine Vielzahl von Waren eingetragene Wortmarken und Wort-/Bildmarken, die das Unternehmenskennzeichen – im Streitfall: „OTTO“ – enthalten, lediglich auf Katalogen und Versandtaschen, nicht aber auf der Ware selbst anbringt, diese damit nicht in einer für den Erhalt der Marke maßgeblichen Weise benutzt. Die nach Ablauf einer Schonfrist von fünf Jahren nach dem Gesetz erforderliche rechtserhaltende Benutzung setzt bei einer für Waren eingetragenen Marke voraus, daß der Verkehr einen unmittelbaren Bezug der verwendeten Marke zu einer konkreten Ware herstellt. Daran fehlt es abern wenn in den mit dem Markenzeichen versehenen Katalogen eine Vielzahl von Waren – darunter auch solche bekannter Markenhersteller – angeboten wird, aber keine Ware unter der Marke selbst. Der Verkehr sieht in solchen Fällen in der Marke lediglich einen Hinweis auf das Versandhandelsunternehmen, nicht dagegen auch eine Bezeichnung der jeweils vertriebenen Ware.
Auch sogenannte Handelsmarken unterliegen damit nach Ansicht des BGH, wenn sie als Marken für Waren und nicht als Dienstleistungsmarken eingetragen sind, keiner von den allgemeinen Grundsätzen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Warenmarke abweichenden besonderen Beurteilung.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. Juli 2005 – I ZR 293/02
